上周，到外地出差，有客戶問及一個比較急的案件。其單位屬于加工制造型企業(yè)，主要與海外客商進行OEM經(jīng)貿(mào)往來，最近，因其貼牌的商標與國內(nèi)企業(yè)在國內(nèi)注冊的商標發(fā)生沖突，應(yīng)國內(nèi)商標權(quán)人的申請，其加工完畢的產(chǎn)品被海關(guān)扣留。被扣留后，該客戶腦海里首先浮現(xiàn)的就是如何應(yīng)對外貿(mào)合同中高額的違約金以及是否會喪失這個大客戶。慎重期間，我并沒有馬上回答該案的處理恰當與否，而是回所整理資料后針對其案情作出相應(yīng)答復(fù)。事實上，類似案件國內(nèi)并不鮮見， 2002年年12月10日，深圳中級法院在美國耐克國際有限公司訴浙江省畜產(chǎn)進出口公司、浙江省嘉興市銀興制衣廠、西班牙CIDESPORT公司中，就以（2001）深中法知產(chǎn)初字第55號作出備受爭議的OEM委托雙方均侵權(quán)的判決。但我個人還是傾向于該判決錯誤的觀點，該判決是機械地理解TRIPS協(xié)議的條款，機械地適用《商標法》的結(jié)果。但出現(xiàn)如此備受爭議的判例后，國內(nèi)海關(guān)還在“積極”地履行TRIPS承諾，執(zhí)行行政法規(guī)。當然這與入世時我國做了“不恰當”的承諾密不可分的聯(lián)系。
OEM（Origin Entrusted Manufacture）的基本含義是定牌生產(chǎn)合作，俗稱“貼牌”。 就是品牌生產(chǎn)者不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，而是利用自己掌握的“關(guān)鍵的核心技術(shù)”負責設(shè)計和開發(fā)新產(chǎn)品，控制銷售銷售“渠道”，通過合同訂購的方式委托其他同類產(chǎn)品廠家生產(chǎn)，所訂產(chǎn)品低價買斷，并直接貼上自己的品牌商標。這種委托他人生產(chǎn)的合作方式即為OEM，承接這加工任務(wù)的制造商就被稱為OEM廠商，其生產(chǎn)的產(chǎn)品就是OEM產(chǎn)品。與假冒偽劣不同，它是建立在合同授權(quán)基礎(chǔ)之上的合法合作關(guān)系。
根據(jù)最高法院公布的鄭成思教授翻譯的《關(guān)貿(mào)總協(xié)定與貿(mào)易（包括假冒商品貿(mào)易在內(nèi)）有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》（以下簡稱TRIPS協(xié)議）第51條：“成員均應(yīng)在符合下文之規(guī)定的前提下，采用有關(guān)程序，以便有合法理由懷疑假冒商標的商品或盜版商品的進口可能發(fā)生的權(quán)利持有人，能夠向主管的司法或行政當局提交書面申請，要求海關(guān)中止放該商品進入自由流通。對其他侵犯知識產(chǎn)權(quán)的活動，成員也可以規(guī)定同樣的申請程序，只要符合本節(jié)的要求。成員還可以提供相應(yīng)的程序，對于意圖從其地域內(nèi)出口的侵權(quán)商品，由海關(guān)當局中止放行?！彼?，我國承諾進出口海關(guān)均有應(yīng)申請扣留的義務(wù)是超保護的，同樣是締約國的美國，就沒有承諾將該條出口項下的“可以”轉(zhuǎn)化為“應(yīng)當”。根據(jù)資料，這與當時參加談判的官員沒有知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)法律知識背景有關(guān)。
就是上述不合情理的承諾，直接導(dǎo)致國內(nèi)相關(guān)法律作出相應(yīng)調(diào)整。２００３年１１月２６日，國務(wù)院對不合TRIPS協(xié)議的《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》作出修改，該條例第2條明確規(guī)定：“本條例所稱知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護，是指海關(guān)對與進出口貨物有關(guān)并受中華人民共和國法律、行政法規(guī)保護的商標專用權(quán)、著作權(quán)和與著作權(quán)有關(guān)的權(quán)利、專利權(quán)（以下統(tǒng)稱知識產(chǎn)權(quán)）實施的保護?！本褪沁@樣的立法沿革，其負面影響日趨顯現(xiàn)，正在不斷阻礙外貿(mào)行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)該法規(guī)第十四條規(guī)定：“知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人請求海關(guān)扣留侵權(quán)嫌疑貨物的，應(yīng)當向海關(guān)提供不超過貨物等值的擔保，用于賠償可能因申請不當給收貨人、發(fā)貨人造成的損失，以及支付貨物由海關(guān)扣留后的倉儲、保管和處置等費用；知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人直接向倉儲商支付倉儲、保管費用的，從擔保中扣除?！边@樣的規(guī)定，事先顯然沒有經(jīng)過深入論證。因為其沒有考慮到因扣留給被扣留人產(chǎn)生的其他損失（間接損失、預(yù)期可得利益）可能遠遠超出擔保金，具有強烈時效意義的貨物更是如此，例如圣誕禮品。事實上，早在2003年底，國務(wù)院法制辦向社會征求修改《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》時，國內(nèi)不少專家曾建議關(guān)于出口限制的修改，但事后并沒有被采納，當然這與嚴格履行入世承諾是存在直接聯(lián)系的。
我認為，鑒于商標的地域性特征，類似案件，只要國內(nèi)加工商留存有完備的國外客商的商標使用授權(quán)書，加工成品全部外銷，就不應(yīng)當認定為侵權(quán)。因為，國內(nèi)加工商在商標問題上是不存在任何過錯的。我國《商標法》對于此類商標糾紛案件適用的是過錯原則，所以，TRIPS協(xié)議及《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》中關(guān)于行政機關(guān)的的程序性規(guī)定，不能作為判定此類案件的依據(jù)。
根據(jù)檢索，國內(nèi)法院，對此問題明確表明判定態(tài)度的是北京高院。根據(jù)該院2004年2月18日制定的《關(guān)于審理商標民事糾紛若干問題的解答》規(guī)定：“受境外商標權(quán)人委托定牌加工的商品僅用于出口，其商標與權(quán)利人的商標相通或者近似的，其行為是否構(gòu)成侵權(quán)？造成相關(guān)公眾的混淆、誤認是構(gòu)成侵犯注冊商標的前提。定牌加工是基于有權(quán)使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內(nèi)銷售，不可能造成相關(guān)公眾的混淆、誤認，不應(yīng)當認定構(gòu)成侵權(quán)?！?br />龍永圖先生在公開場合曾經(jīng)表示：“艱難的入世談判中，國外談判組往往是法律專家組成。而我國外派的都是行政官員，在談判初期對于一些基本的法律概念往往搞不清楚?！边@其實與入關(guān)時作出的一些不利承諾是分不開的。
現(xiàn)在正是國家立法的高峰期，希望國家機關(guān)無論在締結(jié)國際公約還是通過法律條文，事先多論證，多檢討，多吸收專業(yè)人士參與其中，只有這樣才能避免出現(xiàn)在國際舞臺上吃啞巴虧，國內(nèi)立法是各方觀點、利益綜合的結(jié)果。只有這樣，才可使締結(jié)的法律能夠代表最廣大的人民意志。