孔夏雨律師 京衡律師代理企業(yè)字號與商標(biāo)權(quán)沖突案終審勝訴 2009-9-7 16:47:20 [京衡網(wǎng)按]本所孔夏雨律師、羅嫣律師和廣東王志平合辦＼本所主任陳有西律師指導(dǎo)的一宗復(fù)雜疑難的商標(biāo)案件，浙江省高級法院日前作出判決，撤銷一審判決，本所當(dāng)事人獲得部分勝訴．本所律師以字號權(quán)對抗商標(biāo)權(quán)的觀點得到法院支持，在先使用不構(gòu)成對未使用的商標(biāo)權(quán)人的損害，無需賠償．亦無需消除影響賠禮道歉．以購買他人未使用的商標(biāo)來起訴知名企業(yè)的市場占有份額的惡意訴訟，沒有得到司法權(quán)的認(rèn)可． 京衡律師集團 判 后 告 知 書 廣東##文化發(fā)展有限公司： 　　　貴司委托本所代理的上訴王某某為商標(biāo)權(quán)糾紛案二審已下判。浙江高院作出了有利于貴司的部分改判結(jié)果，二審總體上算勝訴?，F(xiàn)就該案裁判要旨，作如下告知： 一、 相對于對方王某某的上訴，法院全部予以駁回，勝訴點有三： 1、 對方對一審認(rèn)定貴司“系對##字號的突出使用，而非作為商標(biāo)使用”不服，要求改判，二審沒有支持，予以駁回（第12頁13-14行，第19頁15-16行）。 2、 對方要求從一審30萬賠償，增加到50萬，二審駁回（第13頁第2行，第19頁15-16行） 3、 對方要求從貴司網(wǎng)上道歉，改判為《人民日報》上道歉，二審法院駁回。（第13頁第7行，第19頁15-16行） 二、 相對于我方上訴，法院部分支持，實質(zhì)勝訴點有四： 1、 一審判決貴司要在網(wǎng)上道歉，二審改判不用道歉；（一審判決主文第四條，二審判決主文第一條）是鑒于貴司使用字號的行為沒有造成對王的不當(dāng)影響， 2、 二審將賠償額從一審30萬降低為3萬元，挽回了27萬，主要是考慮到貴司實際沒有利用王的商標(biāo)獲利的事實。 3、 訴訟費的承擔(dān)作出改判。將一審由貴司承擔(dān)7270元，改為900元；二審確定為貴司承擔(dān)900，對方承擔(dān)8188元。如按一審判決承擔(dān)方式，貴司將損失14540元，現(xiàn)只承擔(dān)1800元，挽回12740元。 2、3項合計，本所代理二審為貴司挽回經(jīng)濟損失282740元。 4、 遏制了以商標(biāo)惡意訴訟獲利的行為。本案中，對方以訴訟獲利的目的意圖明顯，二審開庭后，籍一審之結(jié)果，無理要價。律師亦可能是按獲利分成?，F(xiàn)在，只判3萬，對方主要目的均落空，對其以后的無理尋訟積極性將產(chǎn)生遏制作用。浙江高院知識產(chǎn)權(quán)案件均上網(wǎng)公示，今后，本案判例對此類行為將產(chǎn)生制約性影響。 三、 關(guān)于貴司在本案判決后的應(yīng)對戰(zhàn)略 浙江高院判定貴司突出使用字號侵犯王的商標(biāo)權(quán)的法律依據(jù)為《商標(biāo)法》司法解釋第一條第1款之規(guī)定。 對此，我們的建議是： 1、對庫存商品進(jìn)行清理，按法院判決進(jìn)行適當(dāng)改變包裝后銷售。 2、建議在今后商品中使用企業(yè)全稱，或全稱類的、“##文化名譽出品”之類的突出使用，避免單獨使用“##”字樣，以免再出現(xiàn)侵權(quán)事件。 3、主動出擊，以王某某實際不生產(chǎn)、三年未使用為由，要求國家商標(biāo)局撤銷其“##”商標(biāo)。 4、可以考慮利用本次勝訴，以較低代價受讓其商標(biāo)。 5、規(guī)范檔案管理制度。今后，在經(jīng)營過程中，就宣傳行為，應(yīng)當(dāng)留存相關(guān)的資料，以備今后使用。該案中，法院根據(jù)證據(jù)認(rèn)定貴司使用字號行為最早為2001年，而非更早的實際時間。 四、 關(guān)于費用結(jié)算 關(guān)于二審訴訟費退費。請聯(lián)系民三庭書記員某某。也可以在3萬元執(zhí)行時，一起結(jié)算扣回。 感謝貴司的信任，委托本所承辦本案。愿更多合作，并祝貴司業(yè)務(wù)興旺。 京衡律師集團事務(wù)所 陳有西 律師 孔夏雨 律師 　　　　　　　　　 二00九年九月七日 廣東##文化發(fā)展有限公司 商標(biāo)侵權(quán)糾紛上訴案 二 審 代 理 詞 浙江省高級人民法院 合議庭各位法官： 　　京衡律師集團事務(wù)所接受本案上訴人廣東##文化發(fā)展有限公司（以下簡稱廣東##）之委托，指派我們擔(dān)任本案二審代理人。廣東##自1998年11月成立以來，誠信經(jīng)營，知名度不斷攀升，作為服務(wù)行業(yè)，規(guī)范合法地簡化使用字號，受國家法律保護(hù)。本案被上訴人王某某非音像制品生產(chǎn)商，在2006年12月受讓取得涉案商標(biāo)，沒有證據(jù)可以證實其使用過商標(biāo)。王受讓的該商標(biāo)注冊范圍為“音像設(shè)備”，與廣東##所涉的“音像制品”雖同在第9類，但其市場特征和涵蓋范圍完全不同，根本不可能構(gòu)成市場混淆，消費者伙不會造成誤認(rèn)。一審法院支持原告的無理、惡意的訴訟，顯然錯誤，應(yīng)予糾正。 　　現(xiàn)根據(jù)本案焦點發(fā)表以下代理意見。 一、##產(chǎn)品的宣傳標(biāo)識,是對自己企業(yè)字號的合理使用，并未作商標(biāo)使用，也沒有攀附原告的商標(biāo) 　　“##音像”、“##文化”、“##文化榮譽出品” “##大電影”、“##電視劇”文字標(biāo)志,是指“##文化發(fā)展有限公司”生產(chǎn)的產(chǎn)品，屬于合理使用自己企業(yè)字號的行為，不屬于商標(biāo)標(biāo)識使用行為。 　　1998年11月10日，廣東##成立，依法取得企業(yè)名稱權(quán)。之后，廣泛地使用企業(yè)名稱及字號，至今，在全國范圍事實上達(dá)到字號馳名（知名）狀態(tài)。 　　商標(biāo)和企業(yè)字號分屬不同的知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，均受法律保護(hù)。本案中，廣東##憑借十多年的經(jīng)營以及廣告投入和成功的營銷，在市場上完全自力地創(chuàng)出了企業(yè)聲譽。其服務(wù)群體、交易對象均在不斷擴大，市場競爭力不斷提升，形成良好的口碑。同時，與之相關(guān)的“##”字號的價值含量，即無形財產(chǎn)亦不斷攀升。 　　根據(jù)《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第三條規(guī)定：企業(yè)名稱在企業(yè)申請登記時，由企業(yè)名稱的登記主管機關(guān)核定。企業(yè)名稱經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊后方可使用，在規(guī)定的范圍內(nèi)享有專用權(quán)。 　　廣東##自成立，誠信經(jīng)營，通過長期有效地使用##字號，使得其字號的影響力、美譽度達(dá)到全國知名的狀態(tài)，在其知名的范圍內(nèi)應(yīng)當(dāng)享有排他使用的權(quán)利。廣東##在一審時提交的證據(jù)二、三、四證實2001年至今發(fā)行了大量的知名的影視?。ㄒ粝裰破罚?，如《笑傲江湖》、《忠誠》、《長城》等膾炙人口的優(yōu)秀影視作品。廣東##經(jīng)長期使用字號，消費者只要看到##字號就會形成信任的感覺，這也是廣東##無形資產(chǎn)的價值體現(xiàn)，符合國家法律鼓勵創(chuàng)造無形資產(chǎn)的規(guī)定的。 　　所以，##注冊、合理使用字號符合法律規(guī)定，在其知名的全國范圍內(nèi)享有排他的專用權(quán)。 二、“##”兩字不是原告的商標(biāo)，不受獨占保護(hù)。 　　原告商標(biāo)是圖形、文字組合商標(biāo)，其中一部分不能視為獨占使用的商標(biāo)。一審的判決對商標(biāo)法理解概念錯誤。顯著區(qū)別性不是##兩字，而在為組合。 　　商標(biāo)是由文字、圖形、聲音、以及三者的組合整體，作為其區(qū)別于其他同種商品和服務(wù)的標(biāo)志。因此，商標(biāo)的任何一部分，不能成立為商標(biāo)。這就是國家商標(biāo)局會將一些通用名字和大類稱呼都允許在組合商標(biāo)的文字中出現(xiàn)的原因。象我所“京衡律師”商標(biāo)，“律師”兩字單獨不能成其為商標(biāo)。但國家局允許在組合中使用。 　　原告的商標(biāo)，是一朵花圖案、加拼音、再加##兩字組成。一審法院將其中三分之一擴大為其商標(biāo)，稱其具有顯著性特征，但忘了其對“##”兩字單獨的字沒有獨占性這一特征。理解商標(biāo)法錯誤。 　　上訴人的商標(biāo)是以Z字為特征的組合商標(biāo)，同原告的商標(biāo)完全不相似，實際使用中也同自己的商標(biāo)一致而不同原告的一致，根本不構(gòu)成近似侵權(quán)。 三、原被告產(chǎn)品類別本質(zhì)不同，市場不混同，不可能構(gòu)成混淆。 　　原、被告的商品，從表面上而不從實質(zhì)上去區(qū)分，好像都是第9類。但只要認(rèn)真審查其注冊的子目錄名稱，就可以知道“音像設(shè)備”和“音像制品”是完全不同的兩類商品?！霸O(shè)備”是一種載體和配件，“音像制品”則是一種可以表達(dá)思想和藝術(shù)的有著作權(quán)特征的商品。在我國，音像出版是要特許的，由新聞出版局、廣電局審查后才能夠取得出版許可證。而音像設(shè)備則任何企業(yè)只要技術(shù)合格都可以生產(chǎn)。這兩種商品是不可能出現(xiàn)市場重迭的。人們買的上東##的蝶片，是為了欣賞影視大片，而原告沒有一張這方面的產(chǎn)品。 　　原告的商標(biāo)注冊范圍目錄為第9類“音像設(shè)備”，廣東##的產(chǎn)品系“音像制品”。一個特征為設(shè)備產(chǎn)品，一個特征為著作權(quán)產(chǎn)品。商標(biāo)分類雖然同為第9類，但其消費者客戶完全不同。購買的使用目的也完全不同。一是為了用，一是為了看。這兩類消費者完全不會，不會對產(chǎn)品的來源產(chǎn)生混淆，不會產(chǎn)生誤認(rèn)誤購。 　　所以，原告同上訴人的產(chǎn)品完全不重合，根本構(gòu)不成混淆侵權(quán)。 四、原告商標(biāo)根本沒有實際使用，沒有任何市場影響，不值得上訴人去攀附混淆 　　實際上，原告的商標(biāo)并未經(jīng)實際使用，提交法院的證明使用的證據(jù)可能為訴訟而造。王某某不能證實08年7月的兩份許可文書實際已履行（一審證據(jù)十六、十九）。 　　為了進(jìn)行訴訟，原告?zhèn)卧炝恕栋咨吆髠鳌樊a(chǎn)品的商標(biāo)，說是他們使用了商標(biāo)的產(chǎn)品。該蝶片的出版社是“浙江音像出版社”，原告竟然貼上了他們的商標(biāo)。這是明顯的假冒商標(biāo)行為，直接構(gòu)成了對浙江音像出版社的侵權(quán)。他們居然敢拿出來作為他們生產(chǎn)核算單位銷售的主要證據(jù)使用。 　　廣東##經(jīng)多年實際使用，有廣泛、穩(wěn)定的客戶，看到“##”字號就會產(chǎn)生直接聯(lián)想，根本不會與浙江臺州地區(qū)的個體戶從來沒有銷售的東西產(chǎn)生任何聯(lián)想和聯(lián)系。 五、原告商標(biāo)只限于“音像設(shè)備”，不能用為生產(chǎn)“音像制品”，實際上兩被許可人都沒有音像生產(chǎn)、銷售經(jīng)營許可證和資格。 　　原告雖然舉證了兩次許可他人使用，實際上都系為了打官司偽造證據(jù)。都沒有向國家商標(biāo)局備案，無以證實許可的真實性和時間，不受法律保護(hù)。且原告沒有舉證證實許可文書的形成時間，不應(yīng)該當(dāng)采信為08年形成。且兩個被許可人，一為個體工商戶，一為沒有音像生產(chǎn)資格的義烏公司。原告并沒有舉證義烏公司的音像生產(chǎn)資格證，也沒有舉證他生產(chǎn)了什么蝶片。原告沒有舉出一份他們生產(chǎn)音像制品的證據(jù)。許可合同并不是使用證明。商品商標(biāo)的使用，是指投入商品流通市場的使用。即將自己的商品區(qū)別于他人商品的使用。原告和兩受讓人都沒有任何實質(zhì)使用。沒有生產(chǎn)過一張音像光盤。 　　即便義烏企業(yè)有使用原告的商標(biāo)行為，因原告的商標(biāo)沒有在第9類上注冊過光盤產(chǎn)品，根據(jù)《商標(biāo)法》第第五十一條之規(guī)定：“注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限，”其行為亦屬于違法使用商標(biāo)。不但不受法律保護(hù)去追究他人，其自身還應(yīng)被處罰。 六、《商標(biāo)法》立法保護(hù)的本意和宗旨，是保護(hù)無形財產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造者，不是保護(hù)惡意訴訟的不勞而獲者。 　　廣東##已經(jīng)生產(chǎn)、銷售十年。產(chǎn)品大量投放市場，形成了巨大的無形資產(chǎn)。本案原告作為一個個人，獲取商標(biāo)轉(zhuǎn)讓僅三個月，轉(zhuǎn)讓給自己丈夫的個體工商戶，實際上夫妻關(guān)系等于沒有轉(zhuǎn)讓，義烏公司使用也沒有認(rèn)據(jù)。因此，本案的侵權(quán)是原告利用法律空子惡意訴訟牟利，完全違背商標(biāo)法的立法宗旨。司法實踐中保護(hù)在先權(quán)利。上訴人對自己企業(yè)字號的合理使用，是在先使用，剛獲權(quán)利的原告無權(quán)夸大其獨占范圍，把其商標(biāo)的一部分“##”夸大為其商標(biāo)，而禁止他人使用。 七、一審已經(jīng)判決認(rèn)定原告沒有生產(chǎn)銷售，因此結(jié)果判賠是沒有依據(jù)的 　　法官裁量可以酌定賠償，前提是指原告確有損失，而無法舉證查明的情況，可以由法官決定在50萬之內(nèi)判賠。對于已經(jīng)查明沒有損失的，根本就不能進(jìn)行裁量酌定。因為損失前提不存在。這是知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)歸責(zé)的基本原則。查明沒有損失的，法官無權(quán)酌賠。那種以為不論有無損失都可以由法官酌定賠償?shù)挠^點是錯誤的。 八、本案如果像一審這樣判，連鎖后果嚴(yán)重。 　　廣東##是進(jìn)行了十年生產(chǎn)銷售的企業(yè)。如果像一審這樣把“##”兩字夸大為其獨占商標(biāo)，廣東##全國市場營銷將造成嚴(yán)重影響，被一個沒有一張音像制品生產(chǎn)銷售的個體戶獨占其十年創(chuàng)下的市場。這是完全同《商標(biāo)法》立法本意背道而馳的。這種“保護(hù)”恰恰是扼殺真正的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的。是完全違反我國《商標(biāo)法》的原則和市場公平的原則的。 　　因此，一審判決事實不清，法律理解錯誤，沒有把握國家立法關(guān)于鼓勵和保護(hù)創(chuàng)設(shè)無形資產(chǎn)的精神，相反對之進(jìn)行了打擊。支持和保護(hù)了利用惡意擴大商標(biāo)權(quán)進(jìn)行獲利性訴訟的違法行為。因此一審判決不當(dāng)，與法律相悖，應(yīng)當(dāng)撤銷。請求法庭查明真相，改判駁回原告全部訴訟請求。 二00九年六月十二日 本案出庭律師: 中華全國律師協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)委員會委員 京衡律師集團知識產(chǎn)權(quán)法律部主任 孔夏雨 律師 廣東任高楊律師事務(wù)所 　　　　　　 王志平 律師 　　　　　　　　指導(dǎo)代理詞主稿審定: 中華全國律師協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)委員會委員 京衡律師集團事務(wù)所主任＼一級律師 陳有西 律師 　　　　　　　　　協(xié)辦律師 京衡律師集團知識產(chǎn)權(quán)法律部 商標(biāo)國際注冊代理人 　　　　　　 羅　嫣 律師